概述

本文概述了商标侵权的民事诉讼程序与边境执法措施，并介绍了日本《商标法》的近期修订内容。

讨论要点

l商标侵权民事诉讼程序

l边境执法概述

l《商标法》近期修订

本文引用法规

l《商标法》

l《海关法》

商标侵权民事诉讼‌

日本针对商标侵权行为设有两种民事诉讼程序。第一种是主诉程序，商标权人可通过该程序同时向被控侵权人寻求永久禁令及损害赔偿。在主诉程序中，商标权人还可请求采取恢复信誉措施及预防侵权所需的必要措施。

第二种是临时禁令程序，商标权人可据此申请临时禁令。其要求债务人履行不作为义务，其内容与支持主诉请求的判决所作出的命令相同。有时商标权人选择启动临时禁令程序，是因其成本较低且可能比提起主诉更快捷。

管辖法院

日本虽无专门审理商标案件的法院，但东京地方法院和大阪地方法院设有知识产权专门法庭（含商标案件）。商标权人可向这些法院或其他有管辖权的地区法院提起诉讼。

诉讼成本

在主诉案件中，原告在提交起诉时需向法院缴纳的“印花税”费用（即诉讼费）取决于案件的经济规模。例如，若商标权人主张1亿日元的损害赔偿，则需向地方法院缴纳约30万日元诉讼费；若提起上诉，则需向相应的高等法院缴纳约50万日元诉讼费。原则上，败诉方需承担包括此类费用在内的诉讼费用（但不包括律师费）。

关于律师费，在日本并无法律强制标准。部分代理外国客户的律师按小时收费，但也有律师采用“基础费用+风险代理”模式。根据日本法律，在侵权诉讼中胜诉的原告有权要求被告承担（部分）律师费，通常以法院判赔金额的10%为上限。另一方面，在申请临时禁令的程序中，原告或被告需按人数较多的一方计算，向法院缴纳每份申请2000日元的诉讼费用。

保证金要求

在临时禁令程序（而非永久禁令程序）中，若满足以下条件，申请人需提供保证金：被控侵权方将因临时禁令的初步裁定遭受损失；后续主诉讼中法院认定不构成侵权；法院判定申请人需对临时禁令导致的被控侵权方损失承担赔偿责任。

保证金金额由法院自由裁量，但通常理解为该金额应接近被申请人可能遭受的损失或损害——即假设临时禁令获准但随后因主诉讼被撤销时可能产生的损失。根据公开案例及实务经验，在此类高风险案件中，法院可能要求申请人提供约5000万至7000万日元，甚至超过1亿日元的担保。

诉讼程序

起诉状提交后，法院书记官将审查起诉状格式是否正确，费用是否足额缴纳，书记官随后将联系原告或其代理人，根据其日程安排确定首次口头听证日期。法院将通过邮寄方式向被告送达传票和起诉状。首次口头听证通常在立案后40至50天举行。听证前，被告必须提交书面答辩状，对起诉状中的每一项主张及所依据的事实信息予以否认或接受。在诉讼程序每个关键节点，法官都可能询问双方是否有和解意向。

首次听证后，原告和被告将提交书面陈述，并举行数次法庭听证。

虽然法官倾向于免除商标案件中的证人质询环节，但可能仍会进行证人询问和交叉询问。此后，各方可在诉讼终结前提交最终书面陈述。法院随后将终结诉讼并作出判决。平均而言，判决通常在起诉后一年至一年半内作出。

实践中，商标权人主张损害赔偿的主体商标诉讼程序分为两个阶段。第一阶段是听证会，用于判定商标权是否受到侵犯。如果第一阶段认定存在侵权，案件将进入第二阶段，即损害赔偿听证会。因此，若案件进入损害赔偿听证阶段，原告通常已胜诉（但第一阶段结束时仍可能就损害赔偿存在争议）。反之，若案件未进入损害赔偿听证阶段，则被告通常已胜诉。

至于临时禁令程序，通常需数月时间，具体因案而异。虽然获取临时禁令所需时间通常短于主诉程序，但实践中法官对临时禁令商标案件的审查标准与主诉程序完全相同。因此，实践中申请人需承担与主诉程序实质相当的侵权举证责任。

申请者需证明禁令具有“避免重大损害或迫在眉睫威胁”的必要性，该要求相当于紧迫性标准。尽早提交申请更有利，但紧迫性标准的具体截止时间尚无明确界定。

证据规则

在日本，侵权诉讼中不允许采用美国式的证据开示制度。但是，在特定条件下，可申请有限范围的文书提交命令。根据《民事诉讼法》，虽然法官通常倾向于免除商标侵权案件中的证人质询环节（如前文所述），但仍可进行现场作证。专家证词常被用于证明重要事实，包括外文发音、混淆可能性、商标知名度及损害赔偿金额等。根据《民事诉讼法》，只要满足以下条件，任何一方均可向法院申请对对方或第三方发出文书提交命令：

l申请方需明确指定待提交的文书；

l存在获取文件提交令的必要性；

l且对方当事人或第三方不存在法定豁免提交的理由。

若一方拒不执行文书提交命令，法院可认定对方关于该文书内容的陈述为真实。但若文书持有人有正当理由拒绝提交，被令提交文件的一方无需遵守该命令。

此外，还存在另一程序，允许各方请求法院要求第三方自愿提交文书。如需获取境外第三方的证据，应通过日本法院依据《民事诉讼法公约》或双边国际协议，请求外国法院提供司法协助以获取证据。

在应对侵权指控时，被控侵权人常主张以下抗辩理由（包括但不限于）：

l商标不构成近似；

l商品或服务不构成近似；

l不存在混淆可能性；

l在先使用导致被控侵权商标具有知名度；

l商标注册无效；

l注册商标因未使用应予撤销；

l被控侵权人的使用行为不属于商标性使用（即未用于识别商品或服务来源）（《商标法》第26条第1款）；

l权利用尽（首次销售原则）；

l平行进口；

l商标权滥用；

l时效消灭。‌

除在法院提出抗辩外，被控侵权人还可单独向日本特许厅（JPO）提起商标无效或撤销注册的申请。向JPO提交无效或撤销申请并不必然中止法院的诉讼程序，但法官有时倾向于等待JPO的裁决结果。

‌损害赔偿的确定方法‌

关于金钱救济，损害赔偿金额仅限于实际损失（日本不适用惩罚性赔偿等加重赔偿）。如前所述，判赔的律师费金额不一定与实际发生的律师费支出相对应，通常约为总赔偿金额的10%。‌
法官在表明已认定侵权成立的初步意见后，将进入损害赔偿请求的听证程序。根据《商标法》关于损害赔偿计算的规定，赔偿金额通常通过以下三种方式确定：

若无侵权发生，原告本应获得的利润（《商标法》第38条第1款）；

侵权人实际获得的利润（《商标法》第38条第2款）；

合理的许可使用费或既定费率（《商标法》第38条第3款）。‌

商标权人通常基于《商标法》第38条第1至3款中的一项或多项条款主张赔偿。而被控侵权人则可通过证明足以推翻计算结果或推定事实的情况，对商标权人的主张提出反驳。

‌《商标法》第38条第1款‌

根据第38条第1款主张损害赔偿时，赔偿金额按侵权产品数量乘以商标权人销售的竞争性产品单位利润计算。

通常认为，适用《商标法》第38条第1款损害赔偿推定的前提是，需满足商标权人销售的产品与侵权商品在市场上存在竞争关系的情形。

‌《商标法》第38条第2款‌

适用第38条第2款时，侵权行为的获利金额被推定为赔偿金额。

同时认为，适用第38条第2款损害赔偿推定的前提是，存在可推定“若无侵权行为商标权人本可获利”的情形。

第38条第2款与第3款的损害赔偿计算可叠加适用。例如，知识产权高等法院2022年11月30日判决（Morihan案）指出，即使推翻第38条第2款的推定，若商标权人主张“本可对推翻推定的部分实施许可”，仍可适用第38条第3款。

‌《商标法》第38条第3款‌

合理使用费率需综合考虑商标实际许可协议中的费率、商标自身价值及使用对商品/服务销售的贡献等因素。例如，Morihan案中法院认定费率为0.5%，而东京地方法院2012年8月31日判决（Cartier案）则认定费率至少为10%。

与第38条第1款和第2款不同，即使商标权人未实际使用注册商标，仍可适用《商标法》第38条第3款规定的损害赔偿计算方法。在就第38条第3款规定的损害赔偿要求进行辩护时，被指控的侵权人可以主张损害赔偿不可能发生。

‌无形损害赔偿‌

商标权人亦可就品牌价值或声誉受损主张赔偿。近期，东京地方法院2023年3月9日判决（Hermes案）认定，被告销售与原告奢侈品包袋外形相似但采用廉价材料的商品，导致原告品牌价值受损，原告至少遭受100万日元无形损害。

‌上诉程序‌

在商标侵权诉讼中，对地方法院的判决可向对该地方法院具有管辖权的高等法院提起上诉。对于东京高等法院管辖范围内地方法院作出的判决，可向知识产权高等法院提起上诉。从地方法院向高等法院提起上诉的理由是原审法官在事实认定或法律适用方面存在错误。‌

最高法院受理高等法院判决的上诉时，审查标准为法律解释错误及其他违宪情形。此外，民事诉讼程序违规行为（如管辖权错误或理由陈述缺失）亦构成向最高法院上诉的依据。现行制度允许最高法院通过申诉程序酌情受理案件，前提是上诉判决存在与先例相悖或涉及法律法规解释重大事项的情形。

‌边境执法概要‌

在边境执法中，商标权人可向海关申请暂停进出口涉嫌侵权商品，商标权人需根据申请表提交以下主要文件：

l证明相关知识产权实质内容的文件；

l证明侵权事实的书面材料；

l描述可作为识别涉嫌侵权商品关键特征的书面材料。‌

海关总署署长根据商标权人的申请或海关官员的检查认为某人拟进口的货物中存在构成商标侵权的货物时，必须启动程序核实该货物是否构成商标侵权（核实程序）。从提交申请到决定是否启动核实程序通常需时一个月。‌

在核查程序期间，商标权人与进出口商均有机会提交证据并陈述意见，海关部门据此判定涉案货物是否构成商标侵权。未经核查程序的货物，海关总署署长不得予以扣押。

关于个人使用目的进口假冒商品的相关问题说明如下：

‌《商标法》近期修订‌

在跨境假冒商品贸易中，当日本境内存在相关企业（进口商或分销商）时，该企业进口假冒商品的行为构成商标权侵权，海关可据此没收假冒商品。‌

然而近年来，随着电子商务的发展和国际货运费用的降低，国内企业不参与（即海外供应商直接向日本个人邮寄少量假冒商品）的案件数量急剧增加。此类情形下，日本境内个人的行为不构成商标侵权，且根据旧《商标法》规定，海外供应商的行为是否构成侵权亦存疑，因此海关无法没收此类假冒商品。

此外，在实践中，海关总署署长必须采取程序确定进口货物是否属于侵犯知识产权的货物，此乃海关扣押货物的前提条件。然而，在该程序中，当进口商声称货物系“供个人使用”时，可能无法认定该货物非供个人使用，故不得作为侵犯商标权的货物予以扣押。

近年来，此类供个人使用的假冒商品进口量急剧增加，日本未能遏制假冒商品流入量的增长。

针对个人使用假冒商品进口量激增的现象，《商标法》修订版自2022年10月1日起新增规定：海外供应商通过邮寄等方式将假冒商品商业性运入日本的行为，将构成商标权侵权。

《商标法》修订后，即使假冒商品系由海外供应商为个人使用而进口，仍可作为侵犯商标权的商品予以没收。

来源：中国保护知识产权网