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加拿大与美国:专利申请程序上的差异

zhimomo 2025-10-10 12:01:02 zhimomo

尽管加拿大与美国的专利制度具有相似性且共享着某些历史渊源,但两国的专利申请程序已发展出了一些显著的差异,这体现在流程与实质要求层面上。对于寻求在上述两国同时获得专利保护的申请人而言,理解这些差异是一件至关重要的事情,即在某一国家有效的申请策略未必能在另一国取得相同的效果。

以下将重点阐述从业者和申请人在应对加拿大与美国专利体系时需注意的关键区别:

申请在先原则

加拿大与美国均采用了“申请在先原则”。美国于2013年《美国发明法案》颁布后,从原有的“发明在先原则”转变为现行制度。

在两国的实践中,申请人尽早提交申请都是至关重要的:现有技术的可引用性完全取决于申请日与优先权日。任何一方均不允许通过"较早发明日期宣誓"来规避现有技术,同时也无法通过抵触审查程序来挑战竞争对手的共存申请。

临时申请制度

美国为人们提供了临时专利申请程序,这种简化的申请方式具有12个月的有效期且费用较低。临时申请无需提交正式的权利要求书或宣誓书,即可为发明人确立早期的优先权日。

加拿大虽未设立临时申请制度,但申请人可通过一种变通的方案来实现类似效果:申请人先提交常规申请,在12个月内再提交要求优先权的后续申请并放弃前案。这种策略既能确立优先权日,又为申请人争取到了进一步完善发明的时间,同时避免了要在前期投入全额的审查费用。

加拿大的加速审查机制

美国提供了多种加速审查途径,包括Track One优先审查项目、专利审查高速路(PPH)、加速审查以及针对绿色技术的特殊程序。多数选项需额外付费并提交证明文件。

相比之下,加拿大的“加速审查”可通过PPH或提交声明而得以实现。具体来讲,申请人仅需宣称“延迟审查可能会损害申请人权利”并支付官费即可,无需再提供证据、进行现有技术检索或提交相关评述。

加拿大的加速审查通道通常能在3到4个月内发出审查意见书,这与常规审查需18至24个月或更久的周期形成了鲜明对比。

最终意见通知书与继续审查请求

加拿大实施的申请程序现在已更接近美国的模式,旨在促使申请人尽快完成申请程序。在美国,若申请人根据《审查意见通知书》修改了权利要求,专利审查员通常会发出《最终意见通知书》,此时申请人若需作出进一步的修改,则须承担额外的费用。

类似地,根据加拿大2019年《专利条例》修订案,若在审查员已发出3次《审查意见通知书》后申请仍不符合《专利法》及其实施细则的要求,申请人必须提交继续审查请求并支付额外的官费。提交该请求后,申请人可获得两次后续的处理机会,之后则需再次提交继续审查请求。

不过,加拿大的程序仍更具有灵活性:针对审查员的意见提交对权利要求的实质性修改,通常有助于避免《最终意见通知书》的发出,并推动申请完成授权工作。

加拿大权利要求修改实务

在美国,通常不建议申请人在审查过程中修改权利要求,因为此类修改会对保护范围作出严格限制。

历史上,加拿大并非如此,而且加拿大的法院不能引用专利申请的审查历史来解释专利权利要求。然而,随着2022年《专利法》第53条1款的修订,这一情况发生了改变。该条款引入了某种形式的审查历史禁止反言原则。修订后,法院在解释专利权利要求时可以考虑当事人在申请过程中与加拿大专利局的联络内容,尤其当专利权所有人采取与审查阶段相悖的立场时。

这标志着加拿大彻底改变了先前的做法,在申请档案禁止反言原则方面向美国实践靠拢。

超项费用

加拿大如今与美国一样设有超项费用制度:权利要求超过20项后,每项需额外缴纳官方费用。但是,不同于美国对多项从属权利要求另行收费的做法,加拿大不收取单独费用。充分利用多项从属权利要求特性对申请人而言是极为有利的。

医疗方法权利要求

加拿大不允许主张医疗方法专利权,但可将其轻松修改为法律允许的“用途”型权利要求。

提交现有技术

在加拿大,专利申请人并无主动披露现有技术的“诚信义务”。申请人的唯一义务是回应专利审查员提出的特定要求,但审查员有权要求了解对应国外申请的审查情况详情(如引用的现有技术、异议程序状态等)。若审查员提出了此类要求,申请人必须完整且诚实地给出答复。不过,在实践中,审查员往往不会主动提出此类要求。

随着有越来越多的国外审查记录可以在网上查找到,加拿大的审查员似乎已能获取到大量的相关信息。这让申请人面临着一个微妙的困境:既然审查员很可能已经查阅到了国外的审查记录,主动提供现有技术或许是一种更有利的做法,这可确保相关材料能够正式纳入到加拿大的审查记录。

从历史上看,加拿大法院一直很尊重专利局的决定,看起来并不愿重新审议已被专利局认定为不足以阻碍专利授权的现有技术。加拿大的专利审查员可能会以电子方式来审阅国外的审查记录,而不将其纳入到审查记录中。若审查档案中没有相关的记录,对应的专利申请可能会受到国外现有技术的限制,无法获得上述能使“法院尊重专利审查记录”的优势。

若申请人自愿向加拿大专利局提交现有技术,那么该技术必将纳入到审查记录中,这有望增加他人在法庭上成功引用这些现有技术的难度。

自愿提交分案申请
尽管在美国提交自愿分案申请或延续申请是常见的策略,但在加拿大,情况却并非如此。

加拿大法院已对自愿提交的分案申请与应专利局要求提交的分案申请作出了明确区分。自愿提交的分案申请可能会因“重复授权”原则而被认定为无效。相反,应专利局要求提交的分案申请则可避免该问题。

因此,更可取的做法是在审查过程中向审查员提交所有具有“分案”特性的权利要求,从而有机会让审查员提出缺乏统一性的异议。

加拿大不允许“部分继续申请”

与美国类似,加拿大规定专利申请在提交后不得增加“新内容”。任何修改必须能基于原始申请文件“合理推导得出”。

在美国,申请人可通过提交“部分继续申请”来在待决申请中引入新内容。而在加拿大,申请人若想增加新内容则必须提交全新的专利申请。新申请的申请日将会重新计算,是否可引用现有技术也将取决于这个新的申请日期(以及任何可主张的优先权日)。

延长专利保护期限

加拿大于2025年引入新的专利期限调整制度,允许对加拿大知识产权局(CIPO)所造成的不合理审查延迟给予专利期限上的补偿。这使得加拿大的做法在某种程度上更接近自1999年就已实施专利期限调整的美国制度。

根据加拿大的制度,当CIPO的审查程序超过规定时限时,专利期限可在标准20年的基础上延长。但是,与美国制度相比,加拿大的体系在具体特征、计算方法和成本方面存在着显著差异,这些因素均限制了实际获得期限调整的可能性。

专利恢复条款

过去,在加拿大,无论放弃的原因如何,被放弃的专利或专利申请均可在放弃之日起12个月内恢复。但是,伴随着近期的立法修订工作,目前针对逾期付款和恢复等情况也设立了混合型的时限规定,其中部分情况要求申请人证明放弃行为是在已给予了“应有的注意”的情况下发生的。

根据上述“应有的注意”条款来恢复申请可能非常困难的。这使得加拿大的实践更接近美国的处理方式,即申请人必须证明此类放弃行为是“非故意”或“不可避免”的。

放弃期间的第三方权利

加拿大专利制度包含有关专利申请被视为放弃期间第三方权利的条款。根据《专利法》的规定,若专利申请被放弃后又恢复,在放弃至恢复期间开始使用发明或已认真有效做好使用准备的第三方可能获得中间权利。

这些权利允许第三方在专利恢复后继续使用发明而无需承担侵权责任,为在申请被视为放弃期间开展善意行动的当事人提供了一种保护形式。相比之下,美国制度对中间权利的处理方式则有所不同,主要侧重于再颁发专利和再审程序,而非放弃与恢复的情形。

PCT国际申请逾期进入国家阶段

在加拿大,若错过了30个月的PCT国家阶段进入期限,申请人仍可在PCT申请优先权日起的42个月内“逾期提交”。自2022年起,此类逾期进入开始要求申请人先证明其未遵守30个月期限的行为是“非故意的”。显然,这与之前逾期进入可作为当然权利的制度相比发生了重大变化。

发明人的签名要求

在加拿大,人们无需像在美国那样提交由发明人签署的声明或委托书。

此外,根据在2007年6月2日生效并在2019年及后续接受修订的《专利实施细则》,人们不再需要登记涉及发明人和申请人的权利转让协议。申请人仅需提交声明,表明其有权申请专利即可。

尽管签署并登记转让协议更具有优势,但仅需提交权利声明的规定能让申请人在无需发明人签署任何文件的情况下控制住并处理好其加拿大的专利申请。

小实体制度

在美国,小实体通常要求雇员人数少于500人,更具体的规模标准则因行业而异。此外,USPTO还提供了“微实体”认证资格,可享受到减免大部分费用的75%的优惠。要获得这种微实体资格,申请人需满足下列条件:符合小实体的要求;此前提交的美国专利申请少于4件;总收入低于家庭收入中位数的3倍;且未将权利转让给超过收入门槛的实体。

截至2022年,加拿大更新了有关小实体的定义,将雇员数不超过100人的企业纳入其中。但是,若公司被大实体“控制”了,那么就会丧失这种小实体资格。加拿大的小实体资格可享受大部分专利费用约50%的减免。两国均继续允许大学院校按小实体标准缴纳官方费用。

费用调整

USPTO通常每过几年就会调整一次费用,该局的收费标准在2020年出现了显著增长,并在近期又作出了进一步的调整。根据《美国发明法案》给予的权利,USPTO可通过调整费用来覆盖运营成本,并且一般会在实施变更前的30到60天发布通知。

在加拿大,CIPO每年都会审查自己的费用结构,所作的调整通常会与通货膨胀挂钩。加拿大作出的专利费用调整会在实施前的数月发布于《加拿大公报》上。

电子申请与数字化转型

2020年以来,CIPO与USPTO在数字化服务方面均取得了显著进展。电子申请已成为两国专利申请的标准流程。

截至2025年,两局均已建成综合性的数字平台,但USPTO在高级功能与用户界面设计方面仍保持着一定优势。

结论

深刻理解加拿大与美国专利制度的核心差异,对制定有效的跨境知识产权战略是至关重要的。尽管两种制度之间存在着诸多相似性,但本文强调的差异会显著影响到审查策略、成本及最终可获得的保护范围。

 

来源:中国保护知识产权网

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